关于加强中国（上海）自贸区商标保护的若干建议

　　背景和问题：

　　2013年9月中国（上海）自由贸易区挂牌一年以来，区内的企业不断增长，截至2014年9月29日，区内注册企业总数已达11516家，其中挂牌以来新注册企业6423家，较挂牌前一年增加7.2倍。自贸区的进出口贸易也在节节增长。自贸区的商标保护制度构建、商标司法和执法都取得了一定的进展：2013年11月5日中国(上海)自由贸易区法庭挂牌成立，至今已受理案件近400件，其中商标案件10多件；2014年9月26日，中国（上海）自由贸易试验区管委会知识产权局正式挂牌成立，对专利、著作权和商标实行“三合一”的知识产权管理和执法工作。当然，也存在一些亟待解决的问题，目前自贸区商标保护中的问题有：

　　1、自贸区商标监管和行政执法体制有待完善

　　2014年9月26日，自贸区知识产权局正式挂牌，确立了专利、著作权和商标实行“三合一”管理体制，这是我市进行自贸区体制创新的结果。目前，这种体制也带来了一定的困惑：（1）版权、专利、商标这三种知识产权的行政职能简单地叠加是否必然会产生1+1+1等于或者大于3的效果？这非常值得探讨，因为版权、专利、商标虽然同为知识产权，但是其各自的行政监管差异性毕竟较大。（2）目前自贸区知识产权局的编制仅有20余人，对于辖区内的商标管理和执法工作是否能够胜任？有些商标行政执法案件可能需要数十人一起执法，这种情况下自贸区知识产权局如何应对？（3）对于自贸区商标行政执法的救济问题。在体制上，自贸区管委会是上海市政府的派出机关，自贸区知识产权局并不隶属于上海市知识产权局，因此对于对自贸区商标行政执法引起的复议、申诉等救济问题要到上海市法制办去处理。但市法制办处理商标等纠纷并不专业，这一问题亟待进一步理清明确。

　　2、贴牌（定牌）加工商品的商标保护问题

　　贴牌加工即OEM，是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。近年来，在OEM过程中出现了很多商标侵权诉讼案件，其根源是因为OEM过程中加工方使用的商标在国内和国外不属于同一权利人，国外的权利人委托国内加工方生产后，在海关申报出口时，被国内的权利人发现并申请海关查扣或由海关直接查扣。国内的权利人随即指控该产品侵犯了其在中国境内的注册商标专用权。而对此类在OEM过程中使用商标的行为是否构成商标侵权，审判实践中，各地法院存在不同、乃至完全相反的观点或判决。随着自贸区对外贸易的增长，这一问题也将日益突出。

　　3、过境货物的商标执法问题

　　在目前海关的商标执法中，自贸区实行“境内关外，一线放开，二线管住”的政策，对于“境内关外”的“关”应该指海关还是“关税”？社会各界存在不同的认识。随着自贸区经济的发展以及上海国际港口的建成，将会有越来越多商品在上海、在自贸区过境，对于过境货物，自贸区海关是否有进行知识产权监管和扣押的权力？ 目前未有统一意见。

　　分析：

　　诸如上述自贸区商标监管和行政执法体制、贴牌（定牌）加工商品的商标保护问题以及过境货物的执法等问题随着自贸区的蓬勃发展，必将越来越突出，而相关的政策和立法都还未明确。这种不明确给企业、行政、司法部门的工作都会带来困境。这些问题都有待于进一步理清和完善,才能更好地发挥自贸区商标管理与保护职能，促进自贸区贸易发展和经济良好运行。

　　建议：

　　1、进一步理顺和完善自贸区商标管理和执法体制

　　自贸区业已确定专利、版权、商标“三合一”管理体制，那么应当在此基础上明确：（1）可以借鉴国家知识产权局专利审查方面的制度经验,由市政府批准设立隶属于自贸区知识产权局的事业机构，招聘一定数量的相关人员协助进行商标等行政监管和执法，用以补充现在仅有的10名商标管理和执法人员，从而完成日益繁重的商标监管和执法任务并且确保商标执法的效果和效率。（2）理顺自贸区知识产权局商标执法的行政救济途径。无论是《中国（上海）自由贸易试验区相对集中行政复议权实施办法》、还是《上海市人民政府关于浦东新区知识产权工作有关事项的决定》都未明确商标行政执法的复议机关。因此,建议上海市政府尽快出台规定,制定《上海市人民政府关于自贸区知识产权工作有关事项的决定》,对于涉自贸区商标行政执法案件救济途径，明确规定当事人对于自贸区知识产权局商标执法结果不服，可以选择向浦东新区法院提起行政诉讼，或者向市法制办或市工商局提起行政复议。

　　2、明确贴牌（定牌）加工商品的商标保护问题

　　学者和实务界对于贴牌（定牌）加工商品中的商标保护问题，一直存在较多争议。从司法审判的实务来看，2001年到2006年法院判侵权的比较多，2007年、2008年之后基本上都是判不侵权，其中珠海市中级人民法院判侵权，后被广东高院改判为不侵权。也就是说近年来，法院对于OEM中的商标侵权越来越开明。随着自贸区的建设和发展，以及上海成为国际航运中心，自贸区将会入驻越来越多的定牌加工企业。我们认为对于直接外销、不在国内销售的涉外型贴牌加工商品,可以规定视为不侵权，工商、海关等执法部门不得予以扣押。因此，根据自贸区未来的发展方向，从有利于经济发展和国际贸易开展的角度出发，上海市高院应出台关于涉自贸区商标侵权纠纷案件审理的司法意见，明确贴牌加工商品的商标保护审判标准，报最高院备案并转发其他地区法院，便于此类案件司法审判统一。

　　3、理清过境货物的商标执法问题

　　自贸区内过境货物的执法，目前世界上存在三种态度：一是越南、中国香港等，对自贸区过境货物不予监管，这样可以鼓励货物过境和转口贸易的开展，但不利于知识产权海关执法；二是欧盟国家，对于可能销售到欧洲境内的过境货物，欧盟海关行使执法权；三是美国，对于所有过境货物，一律严格执法，这是知识产权海关执法的最严格的形态。对于自贸区海关执法，我们建议：从主权原则来看，中国应当确立海关对过境货物进行知识产权执法的权力。此外，考虑到知识产权地域性原则，我们可以借鉴欧盟经验，在确立海关对过境货物的监控和执法权的同时要做区分，仅对有可能销售到中国的过境货物进行执法，对于单纯的过境货物，直接予以放行。希望市政府尽快组织有关部门同志针对自贸区转口贸易商标执法标准进行充分调研和论证，明确采取何种执法态度，并建议海关方面参考执行。